SOURCE : Ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019 : JO 14 nov. 2019

Son entrée en vigueur est prévue au plus tard le 15 décembre 2019, après décret en Conseil d’Etat.

Elle a pour objectif de répondre aux évolutions techniques et économiques et de moderniser et améliorer l’efficacité des dispositifs de protection des marques.

Parmi ses principales dispositions :

1. De nouveaux types de marques pourront être enregistrés, notamment les marques sonores ou animées, ainsi que les marques olfactives, gustatives, ou tactiles, sous réserve de la qualité de leur représentation

Le nouvel article L. 711-1 ne fait plus référence à la nécessaire « représentation graphique » du signe. Il est ainsi rédigé – « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

2. La procédure d’opposition est élargie, les contrôles douaniers sur les marchandises en transit sont rétablis

3. Les actes contrefaisants sont listés et les actes préparatoires à la contrefaçon pourront être sanctionnés

Après l’article L. 713-3, sont insérés les articles L. 713-3-1 à L. 713-3-4 qui énumèrent (de manière non exhaustive) les actes incriminés.

L’article L. 713-3-1 prévoit que :

« Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;

3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;

4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;

5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;

6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que: formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».

4. Autres dispositions notables : une procédure administrative en nullité et en déchéance de marques est instaurée devant l’INPI.

Elle est régie par les nouveaux articles L.716-1, et R716-1 à R716-11 du CPI

Jusqu’à présent, l’INPI n‘était compétent en application de l’article R 712-17 que pour traiter de la déchéance pour défaut d’exploitation d’une marque et seulement dans le cas où cette demande était introduite en défense par le déposant faisant l’objet d’une procédure d’opposition.

En dehors du cas précité, les demandes de déchéance ainsi que les demandes de nullité étaient traitées par les tribunaux de grande instance compétents.

Désormais l’INPI aura une compétence exclusive pour toutes les actions en déchéance formées à titre principal, les Tribunaux de grande instance restent compétents pour les demandes formées à titre reconventionnel.

L’INPI sera également compétent pour les actions en nullité. Il aura une compétence exclusive pour toutes les actions à titre principal :

– fondées sur des motifs de nullité absolue (conditions de fond et de forme)

– ou fondées sur l’existence des droits antérieurs de marque, dénomination sociale ou raison sociale, indication géographique, nom de collectivité territoriale et nom d’organisme public.

Les tribunaux de grande instance resteront compétents pour les actions en nullité à titre principal fondées sur l’existence de droits antérieurs autres que ceux de la compétence de l’INPI (noms commerciaux, noms de domaine et droit d’auteur), ainsi que pour les actions en nullité à titre reconventionnel.

La Cour d’appel du lieu de résidence du défendeur sera compétente pour traiter des recours contre les décisions précitées de l’INPI.

Céline JABOT

VIVALDI Avocats