Source : EUIPO, division d’annulation, décision n°14 788 C du 11 janvier 2019, Supermac’s (Holdings) Ltd c/ Mc Donald’s International Property Company Ltd.
Le titulaire d’une marque peut perdre ses droits sur celle-ci s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une durée ininterrompue de 5 ans sur le territoire et pour les produits et services visés au dépôt, sauf justification appropriée de non-usage. Tout tiers intéressé peut soulever la déchéance d’une marque d’un concurrent, charge alors à son titulaire de rapporter la preuve de l’usage sérieux de son signe, par des pièces portant des indications suffisantes sur la date, le lieu, mais également l’étendue et la nature de l’usage.
En l’espèce, la société de droit irlandais SUPERMAC’S a introduit devant l’Office européen des marques (EUIPO) une demande en déchéance de la marque verbale dans l’Union européenne « BIG MAC » enregistrée le 22 décembre 1998 par la société MC DONALD’S, prétextant que ladite marque ne serait exploitée que pour désigner des « sandwichs », à l’exclusion des autres produits et services visés au dépôt (plat préparé à partir de viande, porc, poisson et crustacés, fruits et légumes préparés, œufs, fromage, lait, pickles, desserts, thé, moutarde, cookies,…).
Au titre des preuves d’usage, la société MC DONALD’S s’est contentée de produire :
– trois attestations de ses responsables en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ;
– des brochures et affiches publicitaires, outre des packagings de produits ;
– des extraits des sites Internet de la société MC DONALD’S dans les différents pays de l’Union européenne ;
– un extrait de la page Wikipédia dédiée au sandwich « BIG MAC ».
Concernant le premier mode de preuve susvisé, l’EUIPO estime qu’une attestation faite par la partie intéressée ou ses employés bénéficie d’une valeur probatoire moindre, à raison du manque d’indépendance de son auteur.
L’Office relève encore que les documents produits ne permettent pas de prouver l’étendue de l’usage de la marque, la seule présence de celle-ci sur le net n’étant pas suffisante, sans que le nombre de visiteurs ou de commandes de sandwichs par les consommateurs sur le site Internet en question puisse être établi. De la même façon, le titulaire de la marque n’apporte pas d’élément sur le nombre de brochures distribuées, ni même sur leur lieu de distribution et si elles ont mené à un achat.
Sans surprise, la page Wikipedia n’a pas été considérée comme une source sérieuse d’information.
L’Office conclut donc à l’absence de preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque « BIG MAC » pour les produits et services visés au dépôt pendant une durée de 5 ans, la simple démonstration de la publicité faite autour de la marque ne permettant pas de caractériser une exploitation commerciale effective. En effet, rien ne prouve que les produits invoqués par la société MC DONALD’S sont bien offerts à la vente.
La marque « BIG MAC » est donc révoquée par l’EUIPO à effet à compter du 11 avril 2017, date de la demande de déchéance, pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt.
Une leçon doit être tirée de cette décision : le titulaire d’une marque ne peut se décharger de la preuve de l’exploitation effective du signe considéré au prétexte qu’il bénéficie d’une notoriété internationale incontestable.
A n’en pas douter, le Conseil de la société MC DONALD’S ne manquera pas de compléter les preuves d’usage dans le cadre du recours qui sera formé contre cette décision.
