Analyse du caractère distinctif et dominant des éléments composant une marque

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE  - Avocat

Source : InfoCuria DOCUMENT DE TRAVAIL, ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre), 10 novembre 2021

 

En février 2017, le club de football de l’AC Milan a déposé une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne auprès de l’EUIPO pour le signe figuratif suivant, intégrant les produits relatifs aux articles de papeterie et de bureau :

 

Une société allemande, titulaire d’une marque verbale « MILAN » enregistrée antérieurement et désignant des produits identiques à ceux envisagés à l’enregistrement, a formé opposition contre cette demande d’enregistrement, alléguant un risque de confusion dans l’esprit du public allemand eu égard aux similitudes entre les deux marques.

 

Dans une décision datée du 14 février 2020, l’EUIPO faisait droit à cette opposition, le club de football formant un recours contre celle-ci en saisissant le Tribunal de l’Union européenne.

 

Dans son arrêt du 10 novembre 2021, celui-ci rejette le recours.

 

En premier lieu, le Tribunal relève que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne.

 

Ensuite, le Tribunal constate que la marque antérieure a été utilisée sur le marché allemand, d’une part, telle qu’enregistrée et, d’autre part, dans une forme modifiée caractérisée notamment par l’ajout d’un élément figuratif représentant la tête d’un oiseau, semblable à un rapace.

 

Il en conclut que, s’il est vrai que l’élément figuratif additionnel n’est pas de caractère négligeable, il ne peut pour autant être considéré comme étant dominant et susceptible d’altérer le caractère distinctif de l’élément verbal constituant la marque antérieure telle qu’enregistrée.

 

Enfin, le Tribunal considère que, si l’élément figuratif de la marque demandée ne sera pas ignoré par le public pertinent, notamment eu égard à sa taille et à sa position, l’attention du public pertinent ne convergera toutefois pas vers cet élément.

 

En effet, l’attention de ce public sera attirée par l’élément verbal composé des lettres « AC » et du mot « MILAN », du fait que ces derniers sont reproduits en caractères majuscules et dans une police de caractère stylisée, et que l’élément qu’ils forment dépasse considérablement en longueur l’élément figuratif.

 

Le Tribunal en déduit que l’élément « AC MILAN » constitue l’élément dominant de la marque demandée.

 

Dans ce contexte, le Tribunal constate que, si une partie du public pertinent peut percevoir l’élément verbal « AC MILAN » de la marque demandée comme une référence à ce club de football de la ville de Milan, les signes en conflit, qui présentent une similitude élevée sur le plan phonétique, renverraient tous les deux à la ville de Milan.

 

S’agissant de l’argument du club tiré de la renommée de la marque demandée en Allemagne liée à sa propre notoriété, le Tribunal relève que seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

 

Par conséquent, le Tribunal juge que les similitudes des deux signes en cause sont, dans leur ensemble, d’un degré suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

 

Ainsi, le Tribunal confirme que le signe représentant l’écusson du club de football de l’AC Milan ne peut faire l’objet d’un enregistrement international en tant que marque désignant l’Union européenne pour des articles de papeterie et de bureau dès lors que la similitude phonétique élevée et la similitude visuelle moyenne de ce signe avec la marque verbale antérieure allemande « MILAN » suscitent un risque de confusion auprès des consommateurs.

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