Application jurisprudentielle des critères visant à écarter l’enregistrement d’une marque eu égard à ses caractères descriptif et non-distinctif.

Dans un arrêt du 24 février 2021, le Tribunal de l’Union européenne rappelle les conditions conduisant à ce qu’un signe soit à la fois qualifié de descriptif et dénué de caractère distinctif.

Source : Arrêt du tribunal, deuxième chambre, du 24 février 2021

 

La ligue nationale de football espagnole a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d’enregistrement de la marque « el clasico », laquelle est rejetée au motif que ce signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.

 

Un recours est formé devant la chambre des recours de ce même office, qui aboutit aux mêmes conclusions.

 

La ligue professionnelle saisit le Tribunal de l’Union européenne qui s’est prononcé sur ce litige dans un arrêt du 24 février 2021 (affaire T-809/19).

 

Le Tribunal procède en 2 temps :

 

  L’analyse du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est requis ;

 

  L’analyse du caractère distinctif de ladite marque.

 

1. Sur le caractère descriptif

 

S’agissant de la description des services, le Tribunal de l’Union européenne regarde si les termes « el clasico » peuvent être perçus comme une caractéristique des services en cause.

 

Pour ce faire, il se livre à une analyse séparée des termes puis les apprécie globalement.

 

Ainsi, pris dans leur ensemble ou séparément, les termes « el clasico » sont perçus par le consommateur comme signifiant « quelque chose d’habituel, de typique ou de classique ».

 

En outre, cette combinaison de termes sera également perçue par le public pertinent comme faisant référence à une rencontre sportive entre deux équipes à forte rivalité, notamment les confrontations entre les clubs de football du FC Barcelone et du Real Madrid.

 

Le Tribunal en conclut que les termes « el clasico » ne renvoient pas uniquement aux rencontres sportives organisées par ligue de football espagnole, mais également à d’autres confrontations sportives.

 

Poursuivant son analyse, le Tribunal affirme ensuite que, pour que la marque soit qualifiée de descriptive, il suffit qu’au moins une des significations retenues du signe soit perçue comme une caractéristique des services visés, ce que le Tribunal considère être le cas des deux significations possibles :

 

  Pour les services liés au sport, « el clasico » peut s’entendre comme décrivant une caractéristique intrinsèque, en l’occurrence la répétition de rencontres sportives entre deux équipes précises de manière habituelle et traditionnelle ou la rivalité sportive au cœur de ces rencontres ;

 

  Pour les autres services, « el clasico » doit être interprété comme signifiant classique dans le sens de conventionnel ou habituel, indépendamment du contenu des services eux-mêmes.

 

A l’issue de cet exposé, le Tribunal de l’Union européenne considère que le signe « el clasico » constitue une caractéristique des services en cause et est par conséquent descriptif.

 

2. Sur le caractère distinctif

 

Pour caractériser l’aspect distinctif d’un signe, celui-ci doit être connu d’au moins une fraction significative du public pertinent et son usage doit être effectif en tant que marque.

 

Au nombre des critères trouvant à s’appliquer, doivent être considérés « la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles »

 

Le Tribunal relève ici que la ligue professionnelle espagnole n’a pas fourni suffisamment d’éléments permettant de démontrer que le public visé connaissait le signe et que les conditions liées à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne sont pas remplies.

 

La distinctivité de la marque est donc écartée.

 

En conclusion et compte tenu du caractère descriptif retenu des termes « el clasico » et de leur manque de distinctivité, le Tribunal confirme la décision attaquée de l’EUIPO rejetant la demande d’enregistrement.